赴美企业必读:什么是美国337调查?中国企业如何保护自己的知识产权利益?

根据商务部于2018年2月27日发表的《中国企业遭遇美国337调查有关情况》中显示,我国是美国337调查的最大目标国,2011年以来,中国已连续7年成为遭遇美国337调查最多的国家,案件合计数量达114起。那么,到底什么是337调查?为什么说“337调查”是美国阻止中国企业进入美国市场的有效手段?中国企业又应该如何保护自身的利益?

赴美企业必读:什么是美国337调查?中国企业如何保护自己的知识产权利益?

根据美国《1930年关税法》第337节(现被汇编在《美国法典》第19卷第337节)的规定,如果任何进口贸易中存在侵犯知识或其他不正当竞争的行为,美国国际贸易委员会(ITC)都可以进行行政调查。

如果ITC认定某项进口产品侵犯了美国国内知识产权,或虽未侵犯知识产权但其效果破坏或者实质上损害美国某一产业,或阻碍该产业的建立,或对美国商业或贸易造成限制或垄断,则ITC有权采取制裁措施。这就是所谓的337调查。

赴美企业必读:什么是美国337调查?中国企业如何保护自己的知识产权利益?

337调查具有四大特点:

1)立案容易,发起337调查的申请人只需证明在美国存在与申请人主张的知识产权相关的产业,不需证明有损害。

2)处罚严厉,一旦被认定侵权,非但被申请人的相关产品,其他同类的产品也有可能被禁止进入美国。

3)调查周期短,大多数情况下,ITC的调查期限为12-16个月,复杂案件可能会延长至18个月,而联邦地区法院的专利案件审查周期长达两年甚至更长。

4)对物管辖,对于所有进口到美国的产品,适用属物管辖权。只要能够证明存在涉案进口产品,申请人就可以请求ITC对世界各地的被控企业同时展开调查。仅在涉及禁止令时才需考虑对人管辖权。

“337调查”实质是一种市场竞争的手段,是美国排挤竞争对手的方法。由于存在上述特点,337调查成为美国企业经常使用的一种打击中国企业进入美国市场的有效手段。

二、“337调查”案例展示

让我们来看一下最近几年一些针对中国企业的“337调查”:

案例一: 新加坡创新科技公司(Creative 公司)诉联想及中兴案

2016年3月24日,Creative公司向ITC起诉,要求其根据第337条款对智能手机制造商(包括联想(Lenovo)和中兴(ZTE))展开调查。在本案中,行政法官在其初步裁定中认为,根据最高法院在Alice案中做出的具有里程碑意义的判决, Creative公司的专利权利要求,即涉及允许用户根据歌曲种类、歌手、专辑和其他分类浏览歌曲的技术,不具有专利性。本案的重要意义在于,在理由具有说服力的情况下,即使是ITC,或至少是某些行政法官也会考虑,会依据第美国法典第101节认定涉案专利无效。

 案例二:内置照明灯的镜子337调查

2017年5月2日, ITC投票决定对特定内置照明灯的镜子及其零件(certain mirrors with internal illumination and components thereof)启动337调查(调查编码:337-TA-1055)。涉案产品内置集成照明灯的镜子。

2017年3月8日,美国企业Electric Mirror, LLCKelvin 42 LLC向美国ITC提出337立案调查申请,并于2017年4月21日补充了其立案申请内容,主张对美出口、在美进口和在美销售的特定内置照明灯的镜子及其零件侵犯了其专利权,请求美国ITC发布有限排除令和禁止令。

美国最终将以下企业列为指定应诉方:加拿大Lumidesign Inc.、美国Majestic Mirrors & Frame, LLC和美国Project Light, LLC (经营名又称 Project Light, Inc.、Prospetto Light, LLC 和/或Prospetto Lighting, LLC)。尽管应诉方名单中没有出现中国企业的名字,但是在起诉书中,原告明确指明上述应诉方的涉案侵权产权均是来源于中国,并且提供了部分证据予以证明。

赴美企业必读:什么是美国337调查?中国企业如何保护自己的知识产权利益?

根据ITC公开的信息,其中一个被告已经于2017年7月27日与原告达成和解。原告于2017年7月10撤回了针对其中一个被告的指控。另外一个被告因为未参与应诉而被缺席判决(Default)。针对其他两个被告的调查仍在进行中。

案例三: LED显示器337调查

2018年3月27日,Ultravision公司向ITC提起诉讼,寻求赔偿性命令, 从而阻止37家公司向美国进口、销售以及分发涉嫌侵犯其专利的LED显示器产品。本次诉讼中被指控的公司中,仅从公司名称上看,中国公司占有较大的比例。

Ultravision要求ITC调查被诉侵权的公司是否已经向美国进口和销售涉嫌侵犯其专利的模块化LED显示器产权,以及特定的组件。ITC是总部位于华盛顿特区的联邦政府机构,其职责是负责调查不公平的进口行为以及保护美国产业。

依据美国《关税法》第337条的规定,如果ITC发现调查的进口产品涉嫌侵权,其将会命令美国海关和边境保护局(U.S. Customs and Border Protection)禁止该产品向美国进口或者销售。ITC也可以颁发停止侵权指令,阻止被指控的公司将已经位于美国境内的侵权产品销售或者分发给其他人。

通过向ITC发起诉讼, Ultravision公司寻求以下几种救济:(1)永久性排除令(GEO),禁止所有的侵权模块化卫浴显示器向美国进口,为进口到美国而进行销售,或者已经进入美国的产品再次销售;(2)限制性排除令(LEO),直接指向具体被控的侵权主体;以及(3)停止侵权指令,阻止上述被告许诺销售、广告、营销、包装、分销、建立货物清单,或者招揽进口侵权产品的销售行为,无论其行为是通过传统的另收、分销商、在先销售,或者其他电子形式。目前该调查仍在持续中。 

赴美企业必读:什么是美国337调查?中国企业如何保护自己的知识产权利益?

三、中国企业赴美如何保护自身利益

中国企业“走出去”过程中,在海外展览、销售、设厂、服务外包等任何一个环节都可能遇到的海外知识产权维权问题。为了降低海外维权成本以及被诉的风险,并且利用当地的知识产权制度保护自身的企业无形资产,建立持续、良性的知识产权应对方案和预警机制,进入美国的中国企业可以在如下方面做充分准备:

(一)攻防兼备,预防为主

知识产权实质上是一种排他权,并且具有区域性。当企业从自身所在区域进入到一个新的区域时,首先要意识到其现有的知识产权体系和布局在新的区域需要重新审视和布局,否则很可能会被他人提起侵权指控。中国企业在美国市场销售其产品或者向美国进口产品前,应当提前寻求当地知识产权律师协助,对产品可能涉及到的专利技术进行检索,并且建立美国竞争对手专利技术数据库。如果专利律师的法律意见认定,存在可能侵犯他人专利侵权的情形,则需要考虑主动跟专利权人接触,获取其许可。如果专利律师的意见认为不存在专利侵权,即使将来被诉侵权,该法律意见书本身可以作为不存在“故意或者恶意”侵权的有力证据。从而减低被判定惩罚性赔偿或者承担诉讼支出和律师费的风险。此外,对企业自己研发的技术或者改进尽早在美国申请专利。

美国的知识产权制度相对而言,比中国存在和发展的历史更长,体系更为完备,并且对权利人的保护力度比较强。另外,美国的整体科技发展水平和经济实力高于中国,其对技术和品牌的开发、转化、保护和维持非常重视,并且形成了较为成熟的体系。中国企业进入美国屡屡被诉,很多是因对美国的知识产权制度和保护体系不熟悉所致。

(二)利用多种方式保护知识产权

不同类型知识产权多管齐下。实践表明,对知识产权的保护切忌过于单一化。每种类型的知识产权都有其优缺点。例如,专利保护虽然力度大,损害赔偿可以非常巨大,能够起到很好的震慑效果。但是专利诉讼也存在维权成本高,保护期限相对较短,专利技术更新换代快等特点。适当的情况下,企业可以对其研发的技术采用商业秘密的方式进行保护。这样的好处是,商业秘密没有固定保护期限的限制。总之,中国企业在美国的知识产权保护,应对结合自身需要,尽可能从多种类型的知识产权中获得保护,当一种类型的知识产权无法到达其商业需求时,可以用其他类型的知识产权进行补充或者作为备选方案,以待不时之需。

(三)重视当地法律顾问的作用

企业在“走出去”战略实施过程中,要非常重视当地法律顾问的作用。中国和美国的知识产权体系存在较大的区别。首先,中国是成文法国家,知识产权法律体系是有各个层级的法律法规搭建而成。而美国属于英美法系,判例法是其重要的法律渊源之一。此外,美国存在联邦和各个州的相对独立的两个层级的法律体系,相对比较复杂。虽然专利法、版权法只在联邦层面存在,但是商标法、商业秘密等却存在普通法的规范。因此,中国企业在美国遇到知识产权维权情况时,需要根据具体的案件需要,寻求特定领域或者特定区域内精通所涉及的法律的专业人士的协助。如果找不到熟悉当地法律和实践的专业人士,一旦发生策略上的失误,企业将会付出昂贵的代价。因此,建议请过企业建立海外知识产权专家库,一旦发生争议,可以第一时间联系到相应的专家,寻求其协助。

此外,还可以寻求行业协会的帮助,如果业内被诉的企业不只一家,行业协会可以积极组织协调被诉企业应诉和反诉,帮助应诉企业合理分摊诉讼费用,为企业提供多方面的支持等。这种情况比较适合337调查案件(案例三:Ultravision公司向ITC提起针对37家LED显示器厂家的诉讼)。

赴美企业必读:什么是美国337调查?中国企业如何保护自己的知识产权利益?

四、结语

中国企业在美国从事商业活动过程中,必定会遇到各种涉外知识产权问题。中国企业的应对措施的关键在于做到知己知彼,才能有效避免不必要的纠纷和风险。必须在采取任何行动前对当地的知识产权做到充分的了解和分析,有备无患遭受侵权指控后要尽快寻求熟悉当地法律和实务的专业人士的帮助,采取积极的应对措施,尽量将损失减少到最低当企业自身的知识产权遭受侵犯时要根据不同的渠道寻求最佳的救济方式,从而达到利益最大化。此外,企业要建立完善的知识产权管理和人才培养机制,才能更好地长期稳定地为企业的发展提供创新动力和支持。

赴美企业必读:什么是美国337调查?中国企业如何保护自己的知识产权利益?

 

MT律师事务所
  • 赴美企业必读:什么是美国337调查?中国企业如何保护自己的知识产权利益?

    添加优投房小助手Jessica,获取更多讯息

  • 赴美企业必读:什么是美国337调查?中国企业如何保护自己的知识产权利益?
微信咨询
微信咨询
联系我们

Email: utofun@utofun.com

留言咨询
留言咨询
分享本页
返回顶部