跨境电商遭遇知识产权诉讼？主动防范是正道！

如果中国电商在美国联邦法院被告商标侵权或专利侵权，原告需要进行诉状(complaint)和法院传票(summons)的送达，按理应按照《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》（即《海牙送达公约》）送达，但该送达流程较慢，程序繁琐，费用较高，因此一些原告经常向法院请求使用电子邮件进行送达，目前来看一些法院会批准电子邮件送达的请求，这样会大大缩短送达时间，减少送达费用。根据美国联邦民事诉讼程序相关规则，送达后，被告的应诉期限一般为21天（在条件合适的情况下，被告可以请求延长应诉期限）。由此可见，若法院许可原告采用电子邮件送达的方式，中国被告面临美国商标侵权或专利侵权诉讼的准备时间是十分紧张的，处境并不乐观。那么，原告采用电子邮件送达形式是否满足美国联邦民事诉讼程序的要求？

美国法院对域外企业和个人送达的成文法依据是《联邦民事诉讼程序规则》（Federal Rules of Civil Procedure）第4(f)条，其中规定域外送达方式包括（1）采用国际条约规定的方式送达；或者（2）在没有国际协定时合理送达（包括采用外国法律规定的送达方式、外国官方答复调查委托书或请求函时指示的方式或者在外国法律没有禁止的情况下，进行个人送达或邮寄送达）；或者（3）采用其他不为国际条约所禁止的方式。

此外，在Mullane案（即Mullane v. Central HanoverBank & Trust Co.，339 U.S. 306 (1950)）中，美国联邦最高法院认为，美国宪法第十四修正案的正当程序（Due Process）条款要求送达的方式必须是“在任何情况下，合理适当地通知利害关系人有关诉讼进程并使其有机会提出他们的异议，通知必须合理地披露了必需的信息并为当事人出庭提供合理的时间”，因此，正当程序条款是进行电子邮件送达的宪法基础。

首先，中国电商应当提高商标、版权、专利和商业秘密等知识产权保护意识，在争议发生之前做好防范措施。针对商标、版权、专利和商业秘密，不同的权利类型有不同的保护方式，每种保护方式具有不同的保护范围，各自存在优劣势，MT律所此后会在其他文章中对此进行分析说明，并根据每种保护方式的优势和劣势，帮助客户构建国际知识产权架构，敬请期待。就商标而言，虽然市场上确实存在一些依靠“山寨”获利的企业，但是很多跨境电商并无侵犯商标权的恶意，而是由于自身缺乏商标保护意识，将产品销售到国外却未及时办理商标注册，极易遭遇商标被抢先注册的情形，或被诉商标侵权而需支付巨额赔偿。从经济角度考虑，在诉讼中，企业可能要支付高额费用以获得商标使用权以及因诉讼被冻结账户等等，但是若企业具有前瞻性，提前注册商标，注册成本远远低于诉讼成本；从自身名誉及长远发展来看，企业一旦在平台遭到投诉或被起诉侵权，很可能因此失去国际市场。近年来，亚马逊、阿里巴巴国际站、速卖通、WISH等平台对于品牌备案和商标侵权方面的制定了较为详细严格的规则，防止跟卖或商标侵权。因此，跨境电商所面临的市场形势亦要求其做好商标注册工作，从而尽可能避免在电子商务平台销售过程中的侵权纠纷。

国际企业之间的竞争已从商品竞争转入品牌较量，而商标注册是提升品牌信誉和获得法律保障的最佳方式。商标不仅代表着商品或服务的品质、是企业重要的无形资产，更是企业知识产权受到侵害时的有力武器。已经在国内形成较高知名度的品牌或者即将投入美国市场的品牌，更应特别注意美国商标注册和保护的相关事宜。我们建议跨境电商进行国际知识产权布局，其中，中国企业/个人申请美国商标注册的主要途径有两个，一是根据《美国商标法》（亦称《兰哈姆法》，Lanham Act）的规定，直接向美国专利商标局（The United StatesPatent and Trademark Office，简称“USPTO”）申请注册，二是根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》（简称《马德里议定书》）的规定，申请马德里商标国际注册并将商标有效地延伸至美国。在实际申请过程中，通过申请马德里商标国际注册并将商标有效地延伸至美国时，申请人时常会收到USPTO发出的审查意见书。这是因为美国在加入马德里联盟时，对《马德里议定书》的某些条款做了保留或声明，因此，选择通过《马德里协定书》申请美国商标时，大多数情况下申请人还是需要雇佣美国律师回应商标局的质疑或其他行动。

综合考虑申请费用和申请流程，我们认为，通过律师直接向美国专利商标局申请注册美国联邦商标更具优势。此外，美国时间2019年7月2日， USPTO宣布新规，自2019年8月3日起，要求居住在美国境外的商标申请人、注册人以及商标复审和上诉委员会程序（TTAB）中的有关各方应聘用一名在美国拥有执业资格的商标律师。通过专业商标律师申请美国联邦商标，费用合理，且大大减轻了企业的工作负担。

其次，若已经产生诉讼，建议中国电商积极应诉，不要抱着侥幸心理“躲避”诉讼。如果法院进行缺席审判，原告胜诉后，其依据判决书可以申请各个电商平台先行终止中国被告电商的销售，并要求电商平台对被告电商的账户予以冻结。如果中国电商认为自己没有得到有效送达，要求美国法院撤销判决，不仅面临较小的撤销判决的可能性（通过前述案例分析可见美国对电子邮件送达的态度），还将为冗长复杂的诉讼流程付出更多的诉讼成本，承担更多实际经济损失。我们认为前述成本和损失远远超过积极应诉及提出商标异议进行自我保护所付出的成本。此外，若被告应诉，依据手中的有利证据还可反诉原告恶意诉讼等，积极维护自身权益。

此外，我们鼓励中国电商，在获悉被起诉后，尽快联络其他被告，合力应诉，一方面可以分摊诉讼成本，另一方面可以整合各个被告的资源（例如收集大量证据理清案件事实），从而充分挖掘原告诉讼策略中存在的瑕疵，增加抗辩成功的概率，或者获取更有利的谈判地位等。

最后，抛开商标侵权诉讼的最终判决结果不谈，目前从大量案例可见，美国原告在知识产权诉讼中往往会申请两个非常重要的诉前禁制令，一为“临时禁止令”（TRO，即Temporary Restraining Order），二为“初步禁止令”（Preliminary Injunction Order），这两个禁令足以对海外商家造成极大打击。临时禁止令的时效非常短，法院可以采取冻结店铺等手段，而且，从权利人起诉到下发临时禁止令，法院不会通知商家任何信息，以免被告商家作出下架涉案假冒产品、转移其在电商平台的资金等行为。法院下发临时禁止令后不久，会随即下发初步禁止令，其下发条件基本和审判后作出的永久禁止令相同，要求申请人必须表明（1）有胜诉的现实可能性；（2）若不给予禁令将会造成难以弥补的损害；（3）申请人与被告可能遭受的损害的权衡；（4）给予禁令有利于公共利益。因此，一旦法院下发初步禁止令，从案件事实上来看被告很可能败诉，在此情况下若消极躲避诉讼，一是原告可能申请延长禁止令，二是最终导致针对商户的缺席判决。

知识产权侵权，包括商标侵权、专利侵权、侵犯商业秘密等，而商标侵权和专利侵权则是跨境电商的高危区域。一方面，目前电商平台管控严格，收到投诉后可能采取冻结账户等措施；另一方面，涉及侵权诉讼后，严格的禁令措施会大大打击商家的商誉和经营能力。中国企业若想在国际电商平台上长久地占有一席之地，必须建立其品牌意识，打造自己的知识产权布局，提前注册商标以防范未来的商标纠纷。在经营过程中，加大对自身产品的自查和审核力度，及时下架存在侵权隐患的产品。若侵权纠纷发生，建议寻求专业律师帮助，积极应诉或与对方协商和解，主动维护自身权益。